특허법 제36조에서 규정하고 있는 선출원주의는 동일한 발명에 대해 2개 이상의 특허 출원이 경합하는 경우 가장 먼저 출원한 사람만 특허를 받게 하는 제도이다. 특허 제도의 목적상 발명의 이용을 촉진해 산업 발전에 이바지하기 위해 발명을 조기에 공개하게 하고 동일한 발명에 대해 중복 특허를 허용하지 않기 위함이다. 선출원주의는 특허 출원간은 물론 특허와 실용신안 출원간에도 적용된다.
이와 대조적인 제도로서 미국이 채택하고 있는 선발명주의는 진정한 발명자를 보호하기 위해 출원의 선후가 아니라 누가 먼저 발명을 완성했는지를 따져 특허를 허여하는 제도이다.
선출원주의를 적용함에 있어서 동일한 2개 이상의 발명이 다른 날에 출원된 경우는 원칙대로 먼저 출원한 것을 선택하지만 동일한 날에 동일한 발명에 대한 다른 출원이 경합하는 경우에는 특허청장의 협의 명령에 따라 협의에 의해 정해진 자만 특허를 받을 수 있다. 그러나 협의가 성립하지 않거나 협의를 할 수 없는 경우엔 동일자로 동일한 발명을 출원한 사람 모두가 특허를 받을 수 없게 된다.
선출원주의를 적용하기 위해서는 출원일을 확정해야 하는데 보통은 출원일을 기준으로 하지만 예외적으로 분할 출원, 이중 출원 또는 무권리자 출원에 대한 정당 권리자 출원의 경우 에는 원출원의 출원일로 출원일이 앞당겨진다. 우선권 주장 출원의 경우엔 출원일이 앞으로 당겨지지는 않지만 출원일이 마치 기초 출원의 출원일인 것처럼 취급해 준다.
한편 선출원주의를 적용하기 위해서는 출원된 발명이 ‘선원의 지위’를 가지고 있어야 하는 데 예를 들어 출원 후 무효 또는 취하되어 소급적으로 출원이 소멸한 경우에는 선원의 지위가 인정되지 않고 따라서 동일한 다른 출원은 선출원주의의 적용을 받지 않게 된다.
그리고 선출원주의는 특허 청구 범위에 기재된 발명끼리 동일한 경우에 적용되는 제도이다. 따라서 먼저 출원된 발명의 상세한 설명에 후출원의 청구 범위에 기재된 발명과 동일한 발명이 기재되어 있었더라도 어느 한 출원이 보정에 의해 청구 범위가 달라지면 선출원주의는 적용되지 않는다.
이와 대조적으로 특허법 제29조 3항의 ‘확대된 선출원주의’는 비록 선출원의 청구 범위에 기재되어 있지 않거나 보정에 의해 삭제 또는 변경되더라도 최초 출원 명세서에 기재되어 있었던 발명과 동일한 후출원 발명에 대해 적용된다. 다만 선출원의 출원일 후에 후출원이 출원되고 그 후 선출원이 공개 또는 공고돼야 한다.
한편 선출원주의는 선발명주의에 비해 진정한 발명자의 보호가 미흡한 제도적 결함이 있는데 선사용권제도(특허법 제103조)와 무권리자의 출원·특허에 대한 정당 권리자의 보호 제도(특허법 제34조, 35조) 등을 통해 보완하고 있다.
변길석 변리사<법무법인 세종>
2개이상 동일 발명 출원땐 먼저 제출한 사람에 우선권
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